近期值得中国企业密切关注的专利诉讼新动向是各国主权专利基金的迅速崛起。多个国家已经开始组建主权专利基金。随着主权专利基金在海外的迅速崛起,开拓海外市场的国内企业将不可避免地成为这些主权专利基金的主要进攻对象之一。

业内人士指出,在我国,过去十几年,中国走出去企业纷纷被卷入专利纠纷,并遭遇主权专利基金这一更大的拦路虎。华为、中兴等第一批走向海外的公司都曾因知识产权诉讼站到被告席上,并逐步积累经验。与之相比,新手们对海外专利保护游戏规还不熟悉,不能熟练利用国际规则保护自己。

我国是否也应该借鉴欧美国家的做法,组建主权专利基金?《法制日报》记者就相关问题采访了科文顿·柏灵律师事务所合伙人冉瑞雪。

遭遇海外知产诉讼或成常态

冉瑞雪长期代理中国企业在海外的知识产权诉讼。她告诉记者,走出去的中国企业特别是制造业和高科技企业常见的法律难题包括海外知识产权诉讼特别是专利诉讼和商业秘密诉讼。

冉瑞雪透露,去年,美国提起的337调查中,针对中国企业的约为30%左右。从近十年的数据来看,美国337调查每年少则二三十起,多则五六十起,其中中国企业被起诉的案件一般占比达到三分之一。1980年代,美国337调查中,还只有个别的中国企业成为被告,主要是皮毛大衣等领域；2003年之后,随着中国制造业的发展,中国机械电子企业频频出现在被告席上,现在许多重要的案子都涉及制造业的龙头企业。

“从目前的情况来看,针对中国企业的专利诉讼并不是偶发性的。随着世界经济及各个行业格局的变化,中国企业正在重走韩国、日本企业曾经走过的路,越来越经常地出现在美欧地区的专利诉讼被告席上。这可能成为中国企业走出去的新常态。”冉瑞雪如是说。

据冉瑞雪介绍,在其代理的案件中,作为被告的中国企业在应对海外的专利诉讼时,最大的问题是中国企业对海外的专利保护游戏规则不熟悉,不能熟练利用国际规则保护自己。从具体操作层面来讲,中国企业在准备应诉材料时面临巨大挑战,担心泄露自己的商业机密,从而不愿意出示涉及企业商业秘密的证据材料。实际上,美国法律对诉讼过程中的核心商业机密材料有严格的保护制度,中国企业应学会利用相关制度维护自己的合法权益。

尚无中国企业担任337调查原告

冉瑞雪谈到,中国企业海外专利诉讼主要有竞争对手之间的专利诉讼、NPE(专利投机公司)或者专利主权基金提起的专利诉讼、中国代工企业遭遇的专利诉讼等。美国一半以上专利诉讼以和解结案,相当多和解的实质就是专利授权(被告同意交专利许可使用费)。

冉瑞雪进一步指出,在美国的337调查中,目前还没有中国企业担任原告。不过,日韩企业已经开始向原告角色转换。随着中国经济及科技的发展,中国企业可以向日韩企业学习知识产权相关的应对经验。

冉瑞雪坦陈,美国337调查也有其开放的一面,只要符合相应的规定,任何国家的企业都可以是原告。中国企业只要在美国有注册专利,并形成和专利相关的美国国内产业,一旦有进口到美国的产品侵犯了自己的知识产权,尽管该产品是美国公司在海外的子公司生产的,也可以在美国发起对该美国企业的337调查。

在冉瑞雪看来,从全球来看,不同地区对专利保护的要求不尽相同。“整体来看,经济发达地区譬如欧洲、北美对专利保护的要求比较严格,经济相对落后的地区对专利保护的要求比较宽松。但是,值得注意的是,对专利保护比较宽松的地区往往法制不是特别健全,遭遇竞争对手专利起诉的不确定性比较大,甚至有可能遭遇有关部门的选择性执法。”冉瑞雪介绍说。

我国应考虑设立专利主权基金

面对专利诉讼挑战,冉瑞雪认为,由于专利存在地域性限制,中国企业走出海外,在确定好想要进军的海外市场之后,应该事先在这些国家或地区先做知识产权的尽职调查,了解自己的产品是否落在别人的专利保护范围内,提前在目标国家或地区布局专利、购买相应的专利等,采用规避设计以绕开相关专利,然后才是产品走出去。

冉瑞雪提出,国内企业应针对产品拟进入特定市场,特别是成熟的市场发达国家例如美国,先做知识产权的审慎调查,看是否存在专利侵权的风险。如有问题,可以考虑规避设计以绕开相关专利。

同时,中国企业应加强能力建设,了解海外专利争议解决类型以及程序等。例如,在美国专利争议解决类型就包括美国337调查以及在法院的诉讼,其他程序还包括美国海关以及美国专利局的相关程序；一旦被诉,企业应该积极应诉,争取在商业上取得最好结果。

业内人士称,中国企业现在也面临海外主权专利基金的挑战。对中国企业而言,主权专利基金比一般的专利主张实体更具有威胁性。这是因为主权专利基金资金更加雄厚,专利的来源更加广泛和强大,管理和运营团队更加专业。为了应对更加严峻的专利诉讼挑战,大中型企业在开拓海外市场时,需要尽快组建一个更为成熟和职业化的专利开发、管理和专利防御业务的国际团队,以使企业不受损失或使企业所受损失减少到最低。

对此,冉瑞雪建议,我国也可以考虑专利主权基金,重点外贸大省或者主要行业协会也可根据本省经济重点产业情况设立专利基金,以促进相关产业的健康发展,最大限度控制相关产业海外专利诉讼风险。