原告无锡市隆盛电缆材料厂

被告国家知识产权局专利复审委员会

第三人上海网讯新材料科技股份有限公司

一、案情

上海网讯新材料科技股份有限公司（简称网讯公司）系名称为“亚光平滑型金属塑料复合带”的实用新型专利权（简称本专利）的权利人。本专利经过修改后的权利要求为：“1、一种亚光平滑型金属塑料复合带，基带一面或两面置有塑料膜，其特征是：所述的塑料膜为亚光平滑型凹凸不平的粗糙面，其粗糙面的粗糙度Ra为2.65um-3.417um，基带为钢带、铝带、铜带、不锈钢带、钢箔、铝箔、铜箔、不锈钢箔。”

针对本专利权，无锡市隆盛电缆材料厂（简称隆盛电缆厂）向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求，并提交了有关证据。该相关证据证明，秦邦公司系专利号为ZL01106788.8、名称为“平滑型金属屏蔽复合带的制作方法”发明专利（简称秦邦公司方法专利）的权利人。2005年11月至2006年3月，秦邦公司通过中间人购买到隆盛电缆厂制造的铝塑复合带产品22吨，存放于上海市闵行区银都路2889号1号仓库，并提取了上述产品的样品（简称被控侵权产品）。上述过程由上海市闵行区公证处进行了公证。被控侵权产品标签上载明制造商为隆盛电缆厂。此后，秦邦公司向西安市中级人民法院以隆盛电缆厂及其他销售商为被告提起侵犯发明专利权纠纷诉讼，并在诉讼中提出鉴定申请。经西安市中级人民法院委托，由鉴定中心对被控侵权产品与秦邦公司方法专利中涉及的产品是否相同产品以及隆盛电缆厂的生产工艺方法与秦邦公司方法专利是否相同或等同进行鉴定。2007年3月13日，鉴定中心作出鉴定意见，认定被控侵权产品与秦邦公司涉案专利涉及的产品是相同产品，并且认定两个生产工艺各技术特征构成相同或等同。在鉴定报告中载明，鉴定中心经过测试，认为被控侵权产品中塑料膜的表面形成实测Ra2.47um-3.53um凹凸不平粗糙面。

2008年1月7日，西安市中级人民法院作出（2006）西民四初字第53号民事判决书，对上述事实予以认定，并据此作出侵权成立的判决。该判决查明事实部分载明：隆盛电缆厂的产品生产方法为“将塑料熔体或塑料膜通过温度为*℃（隆盛厂认可特征相同），直径为ф320mm的粗糙面细目钢辊，与周长为590mm（直径约等于188mm）的传动金属箔带的挤压辊，相互转动，使塑料膜的表面形成Ral.8um-5um（实测Ra2.47um-3.53um）凹凸不平粗糙面，塑料膜的厚度为0.055um-0.070um，热挤压在金属箔带一面的基材上。2008年10月27日，陕西省高级人民法院作出（2008）陕民三终字第18号民事判决书，再次对上述事实进行了认定。

2010年7月5日，专利复审委员会就隆盛电缆厂针对本专利所提出的无效宣告请求作出第15087号决定，认定：

附件1系司法鉴定报告书，是由鉴定机构作出并提供给委托人及法院，其本身不属于专利法意义上的公开的出版物，并不处于公众想得知就得知的状态。附件2和9不能证明在法院的公开审理过程中对附件1的全部内容进行了公开，尤其是与本专利有关的技术特征，由此附件2、9中记载的内容不能证明附件1在申请日以前处于能够为公众获得的状态，更不能证明本专利权利要求1的技术方案被附件1公开。现有证据也不能说明附件1中编号1-9的样品已经在申请日前公开销售。此外，附件2、3的法院判决并非是生效判决，其也不能说明附件1中编号1-9的样品已经在申请日之前公开销售。综上，附件2、3和10或附件2、3、9和10不能证明附件1中所涉及的技术内容在申请日以前处于能够为公众获得的状态，因此，隆盛电缆厂有关权利要求1相对于附件1、2、3、10或附件1、2、3、9、10构成的证据链不具备新颖性的主张都不能成立。

综上，专利复审委员会决定，在网讯公司提交修改后权利要求书的基础上维持本专利权有效。

二、审理结果

一审法院认为：附件1 作为诉讼证据在法庭上出示和进行证据交换并不构成专利法意义上的出版公开或使用公开，故 附件1不能作为本专利的现有技术使用 ；附件9为人民法院的庭审笔录，并非专利法意义上的公开出版物，其中也未记载导致本专利 权利要求1丧失新颖性的具体技术内容，不能作为本专利的现有技术使用 ； 附件2、3均为人民法院的裁判文书，但目前均处于效力待定状态，不能作为本专利的现有技术使用 ； 附件10未涉及具体的技术参数，亦不能作为本专利的现有技术使用。在上述附件均不能作为本专利的现有技术使用的情况下，第15087号决定关于隆盛电缆厂的上述主张不能成立的认定结果是正确的。附件8所记载的取样过程发生在本专利申请日之后，在没有其他证据佐证的情况下，不能证明附件8中涉及的产品在本专利申请日之前公开销售，也就不能证明附件8中记载的产品为本专利的现有技术。隆盛电缆厂有关权利要求1相对于附件8或附件8和附件6的结合不具备创造性的主张不能成立，第15087号决定未予支持并无违法之处。

据此，北京市第一中级人民法院依照最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第五十六条第（四）项，判决：驳回 隆盛电缆厂 的诉讼请求。

二审法院认为： 西安市中级人民法院在审理案号为（2006）西民四初字第53号的民事案件中，依法公开开庭审理，并在庭审中组织交换、质证了包括鉴定报告在内的多份证据。2008年1月7日，即本专利申请日前，西安市中级人民法院作出了（2006）西民四初字第53号民事判决。该民事判决书中明确载明了“将塑料熔体或塑料膜通过温度为*℃，直径为ф320mm的粗糙面细目钢辊，与周长为590mm（直径约等于188?mm）的传动金属箔带的挤压辊，相互转动，使塑料膜的表面形成Ral.8um-5um（实测Ra2.47um-3.53um）凹凸不平粗糙面，塑料膜的厚度为0.055um-0.070um，热挤压在金属箔带一面的基材上。”由此可见，记载了多个并列技术方案的本专利权利要求1中的部分技术方案已经被上述民事判决书所公开。因此，本专利权利要求1不具有新颖性。从查明的事实可知，2005年11月至2006年3月，即本专利申请日前，隆盛电缆厂已经大量制造并销售了铝塑复合带产品。该产品经过鉴定，其技术方案与本专利权利要求1的部分技术方案相同。由此可见，在本专利申请日前，与本专利权利要求1相同的部分技术方案已经被隆盛电缆厂销售公开。根据上述事实，本专利权利要求1所记载的技术方案已经被在先公开，因此，本专利权利要求1不具有新颖性，应当被宣告无效。

据此， 二审法院判决：1、撤销一审判决；2、撤销专利复审委员会作出的 第15087号决定。

三、意见

本案涉及现有技术的在先公开问题，具体而言，在一些特殊情况下，如人民法院的公开庭审中以及人民法院的判决书中公开的技术内容能否作为现有技术，从而作为评价专利新颖性、创造性的对比文件。

2001年施行的《中华人民共和国专利法》 第二十二条第二款规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件中。根据上述规定，符合授权条件的专利必须具有新颖性。该规定旨在避免对已经存在的技术方案，即现有技术重新授予专利权，因此，如何认定某技术方案或技术内容属于现有技术是进行新颖性判断的前提，换言之，首先要认定某技术方案或技术内容的公开方式和时间，能否作为进行新颖性判断的对比文件。

实务中，现有技术的公开方式包括出版物公开，使用公开以及以其他方式公开三种方式，《专利审查指南》对此作出明确规定。对出版物公开而言，专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。对使用公开而言，使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。但是，未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成分的产品展示，不属于使用公开。对为公众所知的其他方式而言，主要是指口头公开等。例如，口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。

本案中，无效请求人隆盛电缆厂提交了鉴定报告、人民法院的判决、庭审笔录、销售合同以及相关实物等多方面证据如下事实：一是人民法院的庭审中已经公开了本专利的技术方案；二是隆盛电缆厂在本专利申请日前生产、销售的电缆产品的技术方案已经公开了本专利的技术方案；三是西安市中级人民法院的民事判决书中记载了的技术内容实质上已经公开了本专利技术方案。对于上述意见，一审法院均不予认可，认为附件1作为诉讼证据在法庭上出示和进行证据交换并不构成专利法意义上的出版物公开或使用公开，民事判决书处于效力待定状态，并且其他证据也不能证明在先销售的事实。

对此，二审法院均有不同的观点。1991年颁布的《中华人民共和国民事诉讼法》 第十条 规定， 人民法院审理民事案件，依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度 ； 第一百二十条 第一款规定， 人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行 ； 第一百三十四条 规定， 人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。 由上述规定可知，除非特殊情况，人民法院应当公开审理民事案件，任何人均可以旁听，即庭审过程是公开的，庭审内容属于任何人想得知即可得知的状态。因此，如果庭审内容公开了某些技术内容，应当属于技术内容以其他方式公开。此外，人民法院对案件审理结果要进行公开宣判，即每一份民事判决均是公开的，同样也是属于任何人想得知即可得知的状态。由此可见，民事判决书与法律法规等规范性文件具有相同的性质，一经作出并送达，应当视为公开出版物。至于判决书是否生效，并不是是否公开的考虑因素。即便一审判决未生效，并不影响其作为一份文献公开了相关技术内容。

本案中，首先，西安市中级人民法院在审理案号为（2006）西民四初字第53号的民事案件中，依法公开开庭审理，并在庭审中组织交换、质证了包括鉴定报告在内的多份证据。上述鉴定报告中记载了隆盛电缆厂在本专利申请日前生产、销售的电缆产品的具体技术方案，因此，人民法院的庭审实质上公开了该技术方案。

其次，2008年1月7日，即本专利申请日前，西安市中级人民法院作出了（2006）西民四初字第53号民事判决。该民事判决书中明确载明了“将塑料熔体或塑料膜通过温度为*℃，直径为ф320mm的粗糙面细目钢辊，与周长为590mm（直径约等于188?mm）的传动金属箔带的挤压辊，相互转动，使塑料膜的表面形成Ral.8um-5um（实测Ra2.47um-3.53um）凹凸不平粗糙面，塑料膜的厚度为0.055um-0.070um，热挤压在金属箔带一面的基材上。”由此可见，记载了多个并列技术方案的本专利权利要求1中的部分技术方案已经被该民事判决书所公开。

最后，从查明的事实可知，2005年11月至2006年3月，即本专利申请日前，隆盛电缆厂已经大量制造并销售了铝塑复合带产品。该产品经过鉴定，其技术方案与本专利权利要求1的部分技术方案相同。由此可见，在本专利申请日前，与本专利权利要求1相同的部分技术方案已经被隆盛电缆厂销售公开。

根据上述事实，本专利权利要求1所记载的技术方案已经以三种方式在先公开，因此，本专利权利要求1不具有新颖性，应当被宣告无效。基于此，二审法院依法撤销了一审判决及被诉决定。

（北京市高级人民法院知识产权庭焦彦）