【案号】

（2012）一中民初字第4634号

（2012）高民终字第3731号

【裁判要旨】

虽然我国专利法目前采用“二分法”对职务发明与非职务发明进行界定，但在专利权权属纠纷中关于“职务发明”的界定仍然存在诸多争议。根据专利法及其实施细则的规定，单位应当承担诉争专利构成“职务发明”的举证责任，若无法证明其主张事实，则应当承担相应举证不能的法律后果。

【案情介绍】

2003年5月30日，北京威德生物科技有限公司（简称北京威德公司）向国家知识产权局申请名称为“菊粉饮料组合物”的发明专利（简称诉争专利），专利号为ZL03138039.5，授权公告日为2005年10月5日，发明人为殷洪、张翔。

北京威德公司于1997年11月3日成立，青海威德生物技术有限公司（简称青海威德公司）于2002年10月30日成立。自青海威德公司成立以来至2011年6月，殷洪任该公司的董事长兼总工程师、北京威德公司的董事长；张翔任青海威德公司的总经理、北京威德公司的副总经理。

原告青海威德公司认为自其公司成立以来，殷洪一直担任董事长兼总工程师的职务，张翔一直担任总经理职务，二人一直在青海威德公司领取报酬，并报销费用。在诉争专利申请日前，青海威德公司专门对“红菊芋膳食纤维饮料”进行营销策划。诉争专利是殷洪、张翔利用青海威德公司的物质技术条件所完成的本职工作而产生的发明创造，应属青海威德公司所有。综上，其诉至法院请求确认诉争专利为殷洪、张翔在青海威德公司任职期间的职务发明。

被告北京威德公司及第三人殷洪、张翔均不同意青海威德公司的诉讼请求。

青海威德公司在一审诉讼期间提交了工资记录、“红菊芋膳食纤维饮料”市场营销战略策划书、关于青海威德生物技术有限公司成立饮料销售部及其相关销售政策的规定、“仙纤”牌和“纤之力”牌菊粉饮料实物、包装盒和宣传彩页。北京威德公司提交了工资发放表、委托加工“红菊芋膳食纤维饮料”饮料罐的合同及发票、“红菊芋膳食纤维饮料”检测报告、“红菊芋膳食纤维饮料”企业标准、原材料费用票据、在先关于诉讼时效的生效判决。

一审法院经审理认为，在诉争专利申请和授权时，殷洪、张翔虽然在青海威德公司分别担任董事长兼总工程师、总经理，但是青海威德公司并未提交证据证明殷洪、张翔担任职务的职责范围，也未提供证据证明其曾要求殷洪、张翔完成与诉争专利相关的任务。至于殷洪、张翔在青海威德公司领取的工资，既有可能与诉争专利有关，也有可能仅仅只是其在青海威德公司履行管理职责领取的报酬，且殷洪、张翔同时在北京威德公司担任职务并领取工资。在无其他证据佐证的情况下，仅凭工资发放记录，不足以证明诉争专利系执行青海威德公司的任务或主要是利用青海威德公司的物质技术条件完成。综上，一审判决驳回青海威德公司全部诉讼请求。

青海威德公司不服，提起上诉，并在二审期间补充提交了由江苏省南京市钟山公证处于2012年6月25日出具的（2012）宁钟证经内字第2205号《公证书》，证明纤之力网页上载明了青海威德公司系诉争专利的专利权人。

二审法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

【法官评析】

我国专利法第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利权的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。基于上述规定，关于职务发明的认定条件应当满足发明人与单位具有关联关系，为执行单位任务或主要利用单位物质条件所完成发明创造，如果单位不能证明诉争的发明创造满足前述条件，则单位将承担举证不能的法律后果，其亦无法获得诉争专利的相关权利。诚然，由于专利权本质上具有私权属性，法律上预留了权利人可以通过契约形式自行处分的情形，这也赋予了专利权更多的发展空间。在上述案件并无相应约定的情形下，其焦点问题就在于殷洪、张翔发明的诉争专利是否属于其在青海威德公司期间的职务发明，诉争专利所有权是否应当归属于青海威德公司。

我国现行《专利法实施细则》第12条规定：“专利法第六条所称执行单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。这也是对我国专利法第六条所规定职务发明各项因素更加细化的规定，使之在司法实践中更具有操作性，因此上述案件中对职务发明的认定应严格遵循相关条件：

一、关于诉争专利是否为殷洪、张翔在青海威德公司本职工作中所完成

虽然殷洪、张翔在青海威德公司担任董事长兼总工程师、总经理职务，并且董事长、总经理均承担公司日常事务的管理等职责，但是由于殷洪、张翔同时亦担任北京威德公司的董事长、副总经理，故其在履行具体职责时系为何公司的职务行为无法进行确认，而且由于青海威德公司与北京威德公司存在特定的关联关系，在无法确定具体事实的情况下，青海威德公司承担其所主张事实的举证责任，在其并未出示殷洪、张翔的任职规定或职责范围等证据，且无法通过其他证据对具体职责加以证明的情况下，应由其承担相应的举证不能的法律后果。

二、关于诉争专利是否为其履行青海威德公司所交付的工作任务

虽然殷洪、张翔在青海威德公司领取工资，但其同时在北京威德公司担任职务并领取工资，并且青海威德公司亦未提交证据证明其曾要求殷洪、张翔进行诉争专利的研发，且殷洪、张翔对此亦不予以认可，故在无其他证据佐证的情况下，仅凭工资发放记录，不足以证明诉争专利系执行青海威德公司的任务。

三、关于诉争专利是否为利用青海威德公司的物质条件所完成

青海威德公司并未出示其公司进行研发诉争专利的相关过程及实验资料，仅凭其提交的“红菊芋膳食纤维饮料”市场营销战略策划书、关于青海威德生物技术有限公司成立饮料销售部及其相关销售政策的规定、“仙纤”牌和“纤之力”牌菊粉饮料实物、包装盒和宣传彩页并不能够证明青海威德公司为诉争专利研发提供了物质条件，故其此部分主张亦不能成立。

基于上述的分析，由于青海威德公司不能举证证明其关于“职务发明”的诉讼主张，因此其应当承担相应举证不能的法律后果，一、二审法院均未支持青海威德公司的诉讼主张是正确的。（作者：陶钧，北京市高级人民法院）