专利侵权禁令的限制

   
张玉瑞

第一部分 我国专利侵权禁令的发展方向

一、我国基本国情背景下的禁令制度

二十余年的改革开放，中国变为著名的世界工厂。Made in China遍布世界的原因，是具有14亿人口的中国，处于工业化、城市化进程中。中国人庆幸世界制造业大国的分工地位，一方面，这得益于中国人的勤劳智慧；但是不容忽视的另一方面，也是发达国家调整产业结构，故意转移低利润的制造业结果。

中国的崛起，有关国家、企业感到巨大压力，加紧了知识产权围剿。根据台湾的经验，一个公司要把核心专利布局到位的话，大概需要5年的时间，按此测算，国外大公司在中国内地的专利布局已经基本完成，中国内地企业遭遇国外公司的频繁专利攻势。

某些学者、官员认为，专利侵权禁令制度是一项法律制度，应该公平、中正，与时间、实践无关，与权利人的国籍无关，导致我国专利侵权禁令制度朝着更加绝对的方向发展。

我国《民法通则》第一百三十五条规定了民事权利司法救济上的诉讼时效制度："向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外"。专利法第六十二条规定的诉讼时效，与民法通则的时效相一致："侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算"。

按照这些规定，如果专利权人知道或应当知道侵权行为，但是经过两年时间未能起诉，专利权人的诉权即丧失--虽然有权请求保护，但是已经形同虚设，因为请求期已过。

最高法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001 年7月1日起施行）中规定"侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。"

最高法院在《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002年10月15日起施行）和《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002年10月16日起施行）中，对著作权、商标权侵权诉讼时效，也作类似规定。

有人认为，这样规定纵容了专利权人的"放水养鱼"、"养肥了再杀"政策--指专利权人发现侵权，并不马上起诉，而是等侵权企业发展起来，有了赔偿能力以后，在发动诉讼，取得高额赔偿。

二、专利侵权禁令的基本法理

知识产权、专利权属于财产权，这是我国知识产权法学、民法学甚至整体法学理论的最基础定性。财产权的最基础特征，是所有权的独占、专有、排他性；知识产权具有财产属性，排除他人使用知识产权，是知识产权的最本质法律特征--这样的表述随处可见。

法律上财产的最古老、基本的分类，是动产、不动产的区分；以后出现的知识产权，有人认为是独立的财产种类，有人认为只是动产、不动产的下属内容。

尽管我国《物权法》将专利、商标等权利，作为质权的对象，实际上是将知识产权，以类似动产来处理，但在知识产权专利、商标等侵权禁令中，在我国主流理论，仍然将知识产权、专利侵权禁令，类比为不动产侵权禁令，即作为"物上请求权"进行类比和借鉴，很少作为动产禁令研究。

三、物权法上的侵权禁令

我国物权法的颁布，在社会引起强烈反响。该法第四条规定：国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。该法因同时保护国家、集体和个人，被喻为具有里程碑意义的法律，在法律体系中起基础作用的法律，是保证老百姓安居乐业的法律，是构建和谐社会的法律。

该法第三十五条规定了物权上的禁令制度：妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。从这一规定的表面意思可见，对侵害物权之所有权的行为，物权人有"物上请求权"，物上请求权虽然是针对特定侵权人的禁止权，但属所有权之支配权、对世权的具体体现，具体应用。

我国物权法侵权的禁令制度，规定比较原则，没有区分动产禁令和不动产禁令。如下所述，起码美国的主流理论和实践，认为知识产权在性质上属于动产，而无论专利法、普通法，对动产侵权行为，可以不给禁令救济，只责令赔偿损失，而这一点在我国物权法上目前并不清晰。

四、专利法上的侵权禁令规定

专利权人对专利的利用有两个方面，一方面是自己实施专利技术，或者许可他人实施专利技术；另一方面是请求执法者制止侵权行为。对专利侵权的禁令制度，是专利权保护的核心制度。

我国《专利法》第十一条规定了专利侵权禁令的范围，即：任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品；或使用专利方法等。

专利法上的侵权禁令规定，虽然诞生于物权法、民法通则之前，但是这些规定秉承的禁令原则均是：所有权（财产权）--侵权--禁令模式，即所有权、财产权是对世权，任何人违法侵犯，均应禁止，即对特定侵权人下达禁令。由于没有任何附加条件，产生像美国那样"专利侵权成立，但是可以不下达禁令"的衡平结果，所以我国的禁令是一种绝对禁令制度。

五、TRIPS影响

中国加入WTO后，TRIPS协议中的规则，严重影响了我国立法、司法人士的思维。知识产权禁令制度，是其中重要方面。

1、禁令。TRIPS协议第44条规定了禁令制度，即"司法机关有权责令当事人停止侵权"。

2、临时措施。TRIPS协议第50条对临时措施作了规定，包括（1）查封、扣押等诉前保全措施；（2）临时禁令；（3）证据保全。

TRIPS协议发达国家在世界范围内加强知识产权保护的结果，作为国际协议，规定得非常原则。对禁令制度的细节，并无来龙去脉交代和详细安排。这一情况在客观上使TRIPS协议有关规定，在国内已经成为加强知识产权保护的标语、口号，促使知识产权保护措施一浪高过一浪，包括禁令。

我国加入WTO之后，在专利、商标的保护上，建立了诉前禁令制度。专利权人、商标权人在专利、商标侵权被法院正式受理之前，即可提出禁令请求。

如果说我国仍然是封闭的，我国知识产权法上的绝对禁令制度，只因国内知识产权权利人、义务人之间的矛盾，只因为国内信息技术、生物技术产业的矛盾，自我发展，有关矛盾暴露可能晚些，但最终也要暴露。但我国基本国情--中国已经成为制造大国，与发达国家的知识产权围剿，加上TRIPS协议的口号式规则的影响，使我国知识产权法上的绝对禁令制度，现在已经隐藏着深刻的危机。

六、"知识产权上请求权"

从以上可析可见，对我国知识产权包括是专利权的性质，与生俱来、占统制地位的认识，是属于财产权中的不动产。在这一认识前提下产生的绝对禁令制度，因为加入WTO，因为我国物权法的颁布，获得了国际公约、上位法层面的"支持"，正在沿着由原来的轨迹加速前进。

根据我国《物权法》规定，物权人排除妨害物权的请求权，实际上没有时效限制--只要该物依然存在，无论物权人已经知道侵害存在多长时间，排除妨害物权的"物上请求权"永远不消灭。

目前已经有人鲜明地提出"知识产权上请求权"，将知识产权侵权之的禁令请求权，完全等同于《物权法》的"物上请求权"

目前的形势是我国《民法通则》第一百三十五条规定的二年诉讼时效，被认为是一般诉讼时效，而特殊诉讼时效不受此限制。物权法上的排除妨害请求权、消除危险请求权，不适用诉讼时效规定。因为物权是绝对权，无论侵权行为持续多长时间，违法的永远不能成为合法。

知识产权尤其是专利权、商标权，是国家授予的权利，经过有关部门的审查、登记，因此也是一种绝对权利，应当适用特殊诉讼时效，在法律保护期间，无论侵权行为持续多久，违法的永远不能成为合法。

本文认为这一结论并不正确，只表明我们的某些阶段性认识，我们应当从"知识产权私权论"的片面认识中走出来，吸取国外的经验，对知识产权的行使，依据法律进行合理限制。

七、知识产权"私权"论之置疑

知识产权是"私权"，在某些学术著作当中，作为法律定论来对待。知识产权是私权的表述，甚至往往出现于政府知识产权政策建议稿当中。

但是本文认为：这种表述、公理，应当慎用，在正式的法律、政策文件当中，应当杜绝。理由如下：

"私权"这种表述在发达国家的国内知识产权教材、政府政策、法院判决当中，从来很少使用。我们看到他们的通常表述专利、商标、版权、商业秘密是财产权、垄断权、知识产权等等。

知识产权是私权，最醒目地出现于TRIPS当中，而TRIPS是发国家、发展中国家斗争的结果，发达国家要求发展中国家--不要干预发达国家企业的知识产权，因而提出、强化了私权概念。

所以知识产权是私权，首先是国际条约上的概念，与国内法、国内政策有相当距离。

在国内法、国内政策中正式使用知识产权是私权这一概念，会掩盖专利等知识产权的垄断性，使强大的外国知识产权权利人阵营，取得法理甚至法律、政策优势。

"私权"这种划分，在我国的民法、行政、刑法体系当中，没有对应的分类基础。比较相近的概念应当是"民事权利"，而民事权利这一概念，在我国已经根深蒂固，没有必要强调。

实际上"私权"概念的主要含义，应当是"民事权利"+"官方不得干预"，官方不得干预的民事权利这种法律概念，在我国法律体系当中，没有合适的位置。

所以作为学术探讨固然可以，但是国家法律、政策中不应当使用"知识产权是私权"概念。

八、对知识产权行使的限制，不是"中国制造"

发达国家与发展中国家，在知识产权保护上的对立，往往被人们简单化、概念化，好像发达国家永远是主张强化知识产权保护，是进步的；而发展中国家永远主张弱化知识产权保护， 是落后的。在我国国内，当民间、企业有关知识产权保护合理限制呼声高涨时，某些学者、政府官员也以这种简单进步、落后观，处理问题，教育民间。往往人们可以看到，权威人士拿着TRIPS协议，根据其中有关、无关的简单规定，结论认为企业、民间的要求是井底之蛙。

这种现象的主要原因，本文认为是对国外知识产权有关文化、生存和发展环境有的方面，尚不了解所致。仅在国外文献当中，对知识产权行使的限制，反对知识产权滥用，有大量内容存在，并且形成专门的论题、学科。因此，如果企业、民间合理的呼声高涨，有关论题、学科，在中国也应当允许甚至鼓励其自然生长。我们曾经自豪地说，我国用很短时间，完成了了知识产权立法，走完了国外多少年才走完的路。我们未来是否同样可以为自豪地说，我国用很短时间，完成对知识产权保护的深入认识，对知识产权的行使，应当限制的，已经进行了限制--因为这一问题不是中国制造，而是从发达国家进口。

九、美国eBay案的启示

以下介绍的美国eBay案，给了我们另外思路--知识产权、专利权的设立是一回事；如何保护知识产权、专利权，是另一回事，他们分属于两个不同范畴。无论知识产权、专利权是否绝对权利，其保护包括禁令保护，一定要审时度势，公平合理。在必要条件下，法院对确认为侵权的被告，可以不下禁令。

美国最高法院明确了专利权虽属财产权，但"有动产财产权属性"，对侵害动产的行为，可以不发布禁令。

本案eBay公司是著名的网上交易公司，在当了"商业方法专利"的侵权被告之后，一审法院依法判决赔偿原告损失，但是没有下达禁令。二审法院--美国知识产权专业法院--联邦上诉法院改正这一判决，下达了禁令。其后本案引起轩然大波。以下这些美国社会的庞然大物，以高度热情投入法庭之友的辩论。1 法庭之友（Amicus Curiae或Friends of the Court）根据布莱克法律词典解释，是除案件当事人外，对法院有疑问之事实问题，或法律问题，善意提醒法院注意，或向法院报告的人。美国最高法院1939年颁布规定，使法庭之友参与诉讼成为美国的正式制度。

原告的法庭之友包括美国政府、美国律师协会、重要发明人、美国生物产业组织、通用电器公司和3M公司等，原告及其法庭之友认为，专利权是财产权，财产权是对世权，因此专利侵权禁令，本质上、基本上是一种绝对权力，原告赢得官司，法院应当自动给与禁令，除非极个别的情况。这是一种"自动禁令"或"几乎自动禁令"理论，反映的几乎是美国知识产权界的正统观点，其依据的事实，有美国知识产权立法、专利制度的历史，发明人的艰辛，推动技术进步企业投资保护的需要。专利侵权禁令，要涉及是否允许使用具体技术，原告及其法庭之友辩论意见的技术依托，是传统技术和新兴的生物技术--尤其在生物技术领域，各个发明独立性很强，互不关联，因此被告侵权一定没有合理理由，纯属无偿利用原告的发明创造。

被告的法庭之友包括美国商业软件联盟、雅虎公司、美国计算机与通讯产业联盟、美国创新者联盟等。原告及其法庭之友认为，专利权虽然是财产权，但专利侵权禁令本质上并非绝对权力，美国专利法上清清楚楚地写着，禁令是"可以"给与，而不是"应当"给与；清清楚楚地写着应当根据衡平原则下禁令，没有任何自动、绝对禁令的表述。

原告及其法庭之友的意见，翻出了美国知识产权司法历史上尘封已久、几乎无人注意的事实--专利权的设立是一回事；如何保护知识产权、专利权，是另一回事。被告及其法庭之友辩论意见的技术依托，是新兴的信息技术--尤其软件和互联网技术领域，这里各个发明依赖性很强，互相关联、兼容，被告一个产品中，包含着不知多少他人的专利，被告侵权，并不一定想无偿利用原告的发明创造，而是出于无奈甚至无知之举。

被告指责原告属于专利闷棍帮、套狼队。具本案材料反映，专利闷棍帮、套狼队在美国已经泛滥成灾，企业接到的专利侵权警告中，据说有80%来自于专利闷棍帮、套狼队。

美国最高法院最终将本案发回一审法院重审，实际上采纳了被告及其法庭之友的辩论意见。

本文认为本案有关法院判决，各方法庭之友意见，鲜明反映了知识产权法理、历史、与现实经济生活关系，反映了知识产权在现实生活中应当如何保护、禁令等问题，推动我国的知识产权禁令制度，有着很重要借鉴作用。

本文同时认为，本案反映的以上问题，还有更深层次背景，就是美国有关知识产权的文化。在这方面，发达国家向我们介绍的很少，而我们主动了解得也很少。非常珍贵的是，这一案件中法庭之友各方的辩论意见，虽然只是美国知识产权文化在某段时间，针对某个问题的反映，但在这一范围内却淋漓尽致表现。

知识产权并不神秘，并不绝对，在历史的长河中知识产权是绝对的推进力量，但在某一阶段，不正确认识、行使、保护知识产权，却有相对危害。

下顺序介绍eBay案一审、二审、三审情况，原告、被告法庭之有的精彩辩意见。

第二部分 美国eBay案介绍

本案原告MercExchange公司，其所有人为律师Thomas G. Woolston,该律师同时还是发明人，拥有数个商业方法专利。原告MercExchange公司以这些商业方法专利许可，为经营业务，被人指责为专利闷棍帮或专利套狼队。涉及本案的专利，即是这些商业方法专利之一--在网络市场上建，立中介机构，以推进参与者信用建设，促进私人交易有形产品的方法（美国专利5,845,265号，即265专利）。

被告eBay公司是世界上最著名的电子商务网站，该网站提供私人商品交易，可常规定价销售，也可拍卖。

共同被告Half.com公司是被告eBay公司的全资子公司，独立运营另一个性质相同网站。

原告公司就上述商业方法专利，曾与电子商务领域其他公司，签订过许可使用合同。原告公司照方抓药，继续向eBay和Half.com公司提出许可要求，但未达成协议；被告反而向美国专利商标局，提出该商业方法专利无效请求。

原告于2001年9月间向美国联邦弗吉尼亚东区法院（一审法院），起诉二被告专利侵权。业内人士深知专利闷棍帮、套狼队的利害，有人称eBay公司虽然逃过了网络泡沫经济危机，成为幸存赢家，但弄不好会被专利套狼队，弄得最终关张。

一、一审法院判决原告胜诉，但驳回禁令请求

（一）一审判决内容

经过复杂的诉讼，法院认定原告的专利有效，同时认定二被告侵权，应承担损害赔偿责任。在专利侵权诉讼中、认定构成侵权后，责令被告停止侵权，也就是发布禁令，被认为是必不可少的。本案原告既然赢得了诉讼，就像其他所有得胜的原告一样，根据专利法，提出了在专利有效期限内，永久性禁止被告侵权的禁令请求，但本案中，一审法院在认定构成侵权、责令赔偿之后，出乎意料地驳回了原告永久性禁令请求。

一审法院是否对被告有所偏袒？事实不完全如此，一审法院认定被告侵权、责令赔偿，非常严厉：尽管原告的专家证据证明，256号专利合理使用费是396万美元，于是原告向被告主张的赔偿，就是这一数额；但是法院根据本案陪审团决定，授予原告1450万的赔偿，这一数额是原告主张的3.5倍。

有关赔偿额，美国专利法第284节（指美国法典第35章[下同]第284节）规定："专利权人获得之赔偿，应足以弥补侵权行为造成之损失，但不得低于该专利发明的合理使用费"。一审法院坚持认为，这一规定说明合理使用费，只是赔偿的下限，并不是标准或上限。法院可以根据各案事实，进行加减，其中包括专利权人以往许可历史、专家证据情况、原告与被告关系，以及"是法院判决赔偿，而不是自愿达成许可协议"这样的侵权事实。

法院认为本案陪审团根据案件事实，决定的赔偿额，并不违反法律。

（二）一审判决理由

根据最一般、也是最权威的认识，专利权是一种财产权，专利权人天然拥有禁止他人实施其专利，也就是使用其财产的权利。对胜诉的专利权人，不给以禁令救济，被认为是与专利权的财产性质相冲突的。所以司法实践中，对侵权被告发布禁令，是法院最常见的做法、也可以说是最基本的法律规范。

但是一审法院认这一认识并不正确--在美国禁令救济并不是自动给予的，是否给予禁令救济，本质上属于法院自由裁量范围，法院必须遵守传统的衡平法原则，来确定是否禁止被告行为。

一审法院认为，根据美国司法传统，确定在民事诉讼当中是否给以禁令救济，取决于以下四个要素，即(1)如果不给以禁令救济，原告是否遭受不可挽回的损失; (2)在法律上原告是否已经有了足够救济；（3）禁令是否符合公共利益；（4）权衡有关禁令对原、被告带来的困难。根据对这四个要素的综合考虑，一审法院认为，不发布禁令，原告也不会遭受损失；只责令赔偿，对原告已经是足够的法律救济；如果发布禁令，会使原告、被告发生新的诉讼。综合这些考虑，一审法院决定不发布禁令，以下是具体理由。

1、不可挽回的损失

原告主张，如果不发布禁令，由于被告继续侵犯其财产权利，原告将遭受不可挽回的损失。损失有各个方面，其中包括丧失了在专利保护下，推出最满意技术的机会；剥夺了在满意条件下，许可他人的权利。

对此被告反驳指出，原告所谓的不可挽回损失，是虚构的。被告认为，自己技术与原告不同，故不存在侵权行为，原告也就不存在损失。

一审法院指出，原告专利有效、被告技术构成侵权，已经过陪审团认定，这一法律结论不可改变，故对被告的这一抗辩不予认可的。

被告的另一个抗辩理由，是涉案证据证明--原告自己并不实施专利，而是许可甚至试图出售该专利，因而被告未给原告造成实际损失。

一审法院认为被告的这一抗辩有道理。除了原告所指出的证据以外，一审法院还指出，联邦上诉法院的判例表明，原告缺乏商业实施，是认定不可避免损失时，需要考虑的因素。在本案诉讼当中，原告发表的言论一直是：原告并不想禁止被告使用，而是获得侵权赔偿。

一审法院认为，本案证据表明--原告没有实施专利，愿意许可其专利，对媒体发表的有关诉讼目的--这些综合考虑，足以说明了不发布禁令，原告也不会遭受损失。

这一要素的判断，是否定禁令的。

2、是否已经有足够法律救济

原告认为不以禁令保护专利权，依法授予的专利权就被架空：专利权人不能禁止他人实施，就不能在市场竞争中享受发明全部成果，专利权的价值就如同一张废纸；专利制度就不能对科技发展和市场研发起到刺激、推进作用。

被告认为在本案中，经济赔偿已是足够法律救济。本案原告过去已许可他人使用专利；本案诉讼前，原告已向被告表明许可意图。根据联邦上诉法院过去判例，如果原告有过许可意图，那么法院可不禁止被告使用，只责令被告赔偿。

一审法院认为在很多案件中，仅经济赔偿，不是足够法律救济，因为被告如果继续使用专利，就损害了原告专利的独占权利。但本案情况特殊，只责令赔偿已经是足够的法律救济。

这一要素的判断，是否定禁令的。

3、公共利益

一审法院承认这一因素，经常有利于专利权人--因为出于公共利益需要，应当维护专利权，从而应当判决禁止被告使用。但有时候公共利益相反，如1986年美国联邦巡回法院曾判决，为医疗目的，允许被告继续生产侵权药物。美国联邦上诉法院也曾判决，认为禁止被告侵权行为，会给被告带来无可挽回的困难，而不会给原告即专利权人带来任何好处，因而未发布禁令。

本案被告认为，原告专利存在瑕疵，对原告瑕疵专利，给以禁令保护，背离公共利益。被告还指出，对商业方法专利，公众表示越来越大忧虑，导致美国专利局授权审查更加严格。同时国会也出现提案，要求对这类授权专利，并不推定有效。

一审法院认为被告所说有一定道理，同时指出原告并没有实施其专利，也没有意图实施其专利。在这种情况下，满足原告的禁令请求，就损害了公众对实施该发明的需求。

综合这些考虑，法院认为公共利益这一要素的判断，一方面支持禁令，以保护原告的专利权；另一方面否定禁令，使公众对原告不愿意实施的专利，获得利益。故这一要素的判断，对于禁令，是中性的。

4、权衡有关原、被告困难

本案原、被告均主张，发布禁令带来的困难，对自己更严重。一审法院经过比较认为，这一因素对被告稍许有利。本案中原告专利被认定有效，而被告被认定故意侵权，被告因此显得很被动。但是本案原告既不开发、也不实施其专利，而是许可他人实施，并以侵权官司为后盾。所以原告的困难、损失，可以通过被告侵权赔偿得到缓解、满足。

法院同时还认为本案的特殊情况是：当事人存在尖锐对立，对诉讼的所有问题都寸土必争。在这种情况下，发布禁令无助于原告、被告争端的解决，只会导致原告、被告长期继续诉讼--被告认为现在没有侵权，认为未来通过新设计，可以绕过原告专利权。而原告则持相反观点，还要继续打新官司。如果发布禁令，可以预料原告、被告的官司会延绵不绝，给当事双方造成巨大的财政负担，对司法资源也是很大浪费。

这一原因本身并不足以否定禁令，但对不寻常的本案，也是应当考虑的因素。

综合考虑上述四个要素，有三个倾向于不发布禁令，有一个是中性的，故一审法院决定--驳回原告发布禁令的诉讼请求。

二、eBay案二审，原告获得禁令救济

已经赢得专利侵权诉讼，地区法院居然拒绝发布禁令，原告MercExchange公司对这一结果非常不满，上诉至美国联邦巡回法院（二审法院）。其诉讼请求在二审法院得到了全面支持。

联邦上诉法院认为在专利侵权案件中，对侵权被告发布永久性禁令，是一般原则，除极端个别情况之外，不应违反。在本案判决中，一审法院没有找出类似的理由。其支持的理由仅是"对商业方法专利，公众表示越来越大忧虑，导致美国专利局授权审查更加严格。同时国会也出现提案，要求对这类授权专利，并不推定有效"。二审法院认为公众对商业方法专利的普遍关注，并不属于重要的公共需求，导致拒绝禁令。

一审法院拒绝禁令的另一理由，是本案原告被告分歧很大，如果发布禁令，则被告一定会想办法绕过原告的专利，双方会连续诉讼，从而会浪费当事人资源和国家司法资源。二审法院认为，当事人之间的专利诉讼连绵不绝，这样情况在专利侵权诉讼中并不少见，不能因为连续产生诉讼，法院就拒绝发出禁令。

一审法院对侵犯原告专利权行为，可以不发布禁令的最后理由，是原告公开宣传可以发放专利许可。二审法院认为原告愿意专利许可，并不剥夺禁令保护权利，对愿意许可、不愿意许可的专利权人，禁令保护一视同仁。在专利侵权案件当中，发布永久性禁令，是专利权排他性体现，并非是不想发放许可的专利权人，获得的一种特殊保护。

综上所述，二审法院认为本案没有理由，可导致对专利侵权之永久禁令，作出例外处理，因而直接改判了一审判决的这部分。

其他所有部分维持原判。

三、法庭之友大论战

不满于二审判决，被告eBay公司认为受到了专利闷棍帮、专利套狼队的不正当诉讼，同时认为联邦上诉法院的判决，不仅关系到自己，而且关系到对专利侵权禁令的政策理解，关系到专利保护与产业发展合理关系，坚决请求美国最高法院进行三审。

原告MercExchange公司积极应战，认为二审判决真正遵循了专利法要求，体现了禁令原则的牢不可破性。

本案在美国知识产权保护相关业界，引起相当震动。原、被告公司均有大批支持者，利益、立场不同，纷纷以法庭之友方式，向最高递交意见文书，影响诉讼。看看双方法庭之友的阵容，就知道这一诉讼，对美国业界的震动是多么大。原告MercExchange一方

美国政府、美国律师协会、重要发明人（发明了手机、核磁共振成像、DNA排序器等）、美国生物产业组织、通用电器、3M公司等。被告eBay一方：美国商业软件联盟、雅虎公司、美国计算机与通讯产业联盟、美国创新者联盟等。

（一）法庭之友介绍

法庭之友（Amicus Curiae或Friends of the Court）根据布莱克法律词典解释，是除案件当事人外，对法院有疑问之事实问题，或法律问题，善意提醒法院注意，或向法院报告的人。美国最高法院1939年颁布规定，使法庭之友参与诉讼成为美国的正式制度。

美国的一项研究表明，涉及重大社会、政治问题如堕胎、平权行动、言论自由、教会与国家关系以及财产充公等案件中大多数，最高法院均会收到法庭之友意见，约28％的案件，最高法院参考了法庭之友的意见。 对于本案专利禁令问题，最高法院认为对专利权保护、对企业创新，具有重要现实意义，因而欢迎双方法庭之友提供意见，为使讨论富于成效，最高法院还向双方法庭之友提出两个集中、精练后的问题：

1、被告认为，联邦上诉法院存在观点错误--在专利侵权诉讼中，一旦认定侵权，除非例外情况存在，否则作一般原则应当下达禁令--这种观点是否存在、是否正确。

2、美国最高法院1908年经典案例Continental PaperBag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405确立的禁令原则，是否需要重新考虑。

围绕着这二个问题，尤其是第一个问题，原被告双方的法庭之友，发表了异常缤纷、精彩的意见。

（二）原告方法庭之友意见

原告MercExchange一方的法庭之友包括美国政府、美国律师协会、重要发明人（发明了手机、核磁共振成像、DNA排序器等）、美国生物产业组织、通用电器、3M公司等。

美国政府认为联邦上诉法院判决的基本理论是正确的。专利法第283节授予联邦地区法院联邦地方法院根据衡平考虑，在专利侵权诉讼中发布禁令的权利。第283节"可以根据衡平原则发布禁令"的明确规定，排除了其他解释的可能。联邦上诉法院和下级法院长期以来，虽然未像本案被告所指责那样，认为禁令是一项无条件自动产生的救济；但却认为做为一般原则（as a "general rule），一旦确认专利有效并确认侵权，则专利权人有权得到永久性禁令，以消除未来的侵权。

美国律师协会认为，专利权人永久禁止被告实施侵权的权利，可以在美国宪法上找到依据，这一权利不因专利权人利用专利的方式，而受到影响。不能永久禁止他人侵权，专利权就失去了最根本价值。美国律师协会认为，这一原则在美国联邦各级法院均得到贯彻，实践证明仅在禁令影响到公共安全、公共福利和国家利益等情况下，才有很少的例外。变更长期以来的专利司法规则，属于国会职权范围，而不属于法院。美国律师协会认为本案一审判决颠覆了美国一百多年的专利司法原则。

重要发明人回顾了美国专利法诞生的历史，总结了发明人创业的艰难，及其对国家发展的贡献。认为专利制度有美国宪法保障，由国会规定，专利制度奖励发明人。发明人有权禁止他人使用发明，是专利制度的核心。本案被告限制禁令权的主张，严重破坏独立发明人经济利益。禁令救济是专利价值的有机组成部分，没有禁令权，投资就不会流向掌握专利权的公司，从而影响国家的发展。

美国生物产业组织指出：生物技术产业，是高风险、高投入的研发产业，专利的排他实施权影响巨大。在个案中取消禁令制度，导致专利权人请求禁令权利的不确定、模糊化，将严重消弱专利权，严重打击投资积极性，打击产业发展。

通用电器、3M公司等认为，专利权人禁止他人实施的权利，深深地扎根于美国宪法、专利法和200年的专利司法实践。从历史看专利权人获得禁令保护，已经有在200多年历史，专利权与其他财产权一样，靠禁令保护。依据这种预期，企业建立了专利库。原告企业嬴得专利官司但得不到禁令，等于对企业专利颁发了强制许可，这就破坏了专利制度的根本机制，破坏了专利权人与公众的协议，破坏了企业的投资、研发和专利库。

（三）被告方法庭之友意见

被告eBay一方法庭之友包括美国商业软件联盟、雅虎公司、美国计算机与通讯产业联盟、美国创新者联盟等。

美国商业软件联盟指出，技术含量高的产品，通常都包括大量涉及专利的组件。专利诉讼的规律是，原告容易主张权利，而被告不容易逃脱侵权。所谓等同侵权判断，将专利保护的范围扩大很宽。令人担忧的现象是，在专利侵权案件中，越来越多的案件是由专业专利诉讼公司提起的。联邦上诉法院自动禁令做法，最终会打击投资者的积极性，直接影响技术创新，影响消费者利益。

雅虎公司认为，目前已经出现了某些"专利套狼队"，他们申请专利，目的不是从事发明创造，而是滥施诉权，向企业"收税"，迫使被告企业付出了最大成本，遭受重大损失。雅虎公司公司强烈要求美国最高法院区别对待专利套狼队，出台详细规则，指导一审法院如何区别套狼队和应当受保护发明人。

纽约律师协会指出，在专利侵权案件禁令，不存在所谓"一般原则"，只应遵循联邦法院系统有关禁令的一般原则，即根据应当衡平的要素，综合考虑是否下达禁令救济。纽约律师协会认为没有必要改变在先判例确定的禁令原则，只需强调针对各案情况，遵守衡平标准。联邦上诉法院本案判决，违反了禁令的衡平原则，应当撤销。

美国计算机与通讯产业联盟认为，目前美国专利制度的某些发展，缺乏责任感和预见性。本案联邦上诉法院的禁令原则，会导致企业更多地遭受专利诉讼之苦，使信息技术和软件产业增加负担，从整体上削弱专利制度。联邦上诉法院的所谓自动禁令标准，是信息技术产业知识产权面临深刻问题的一部分，这些问题的成因，是联邦上诉法院无限强调专利权的保护，而未考虑不同领域当中技术进步的特点，未考虑法律判决对经济生活中重要产业的严重影响。联邦上诉法院如人们所说，已经变成了狭隘的专业主义者，与美国专利局商标局的狭隘专业主义相配合，无限扩张专利权，使专利制度走上了危险的自我服务道路。

美国创新者联盟包括Intel、Micron、Microsoft、Oracle等企业。联盟认为，本案对美国的技术进步有深远影响。专利权的性质属于动产，而无论专利法、普通法，对Trespass侵权、入侵行为，对动产所有权人，在一般情况下并不给予禁令救济。专利闷棍帮专利在诉讼中给被告带来的危险，并非个案。美国联邦上诉法院的自动禁令原则，僵化了专利侵权禁令，动摇了专利保护的天平，为专利闷棍帮提供了手段和动机，打击了投资于技术发明、应用的积极性，最终会削弱竞争、损害消费者利益。

四、美国最高法院三审判决

美国最高法院在法庭之友充分表达意见基础上，慎重判决，结果是--专利侵权禁令，仍然服从传统的衡平法原则。在此基础上最高法院撤销二审法院判决，要求一审法院根据最高法院说明的原则，重新审理。最高法院同时说明，对是否颁布禁令，并没有特殊要求。要求仅是地区法院，应当根据传统的衡平法原则，行使其自由裁量权，认定是否应当发布禁令。

美国最高法院判决研究了所有相关法律、理论问题，有着长远指导意义，以下是相关内容。

（一）专利侵权诉讼禁令的确定原则和程序

美国最高法院认定--永久性禁令属于衡平原则范围，发布永久禁令，应满足衡平原则要求的四要素。

根据衡平原则决定是否发布禁令，是每个一审法院自由裁量权范围。对一审法院判决可以上诉；二审法院审查的内容，是一审法院的判决，是否滥用了衡平法上的自由裁量权。

（二）、专利法对禁令的规定，是法院"可以"而不是应当发布禁令

美国最高法院重申，专利侵权诉讼永久性禁令，属于法院根据衡平原则，根据案情裁量决定，并非一旦认定侵权，就应原告请求、必然发布。这一做法得到了专利法的明确认可--美国专利法第283节的规定是--法院"可以"根据衡平原则发布禁令"。

3、专利权有财产权属性，并不一定导致禁令救济

美国最高法院承认，由于专利法第261节的确规定，专利权"有动产财产权属性" ，专利法154节(a)(1)规定"专利权人有权排除他人使用、许诺销售、销售有关发明"。根据这些规定，联邦上诉法院于是认为：永久禁令是原告的法定权利，原则上不属于法院根据衡平原则自由裁量范围。

对此最高法院指出，根据某种原则创造一种权利，和该权利的保护，属于两个不同领域。固然美国专利法规定专利权"有动产财产权属性"，但是专利法对禁令的规定却是--根据衡平原则"可以"发布会禁令。

最高法院认为，对禁令规定的这种条件，同时见于版权法第502节(a)--经审理，为预防和制止版权侵权行为的合理需要，法院"可以"发布禁令救济。最高法院在以往判例中明确指出，最高法院从来拒绝这类思维、建议--一旦确认了专利侵权，法院必然自动发布永久性禁令，从而改变美国法院根据衡平法原则，确定永久性禁令的传统。

（四）正确适用衡平原则

最高法院认为，本案中无论是一审还是二审法院，在审理永久禁令诉讼请求中，都没有很好贯彻好衡平原则要求。

尽管一审法院逐项审理了衡平原则下的四个要素，但是一审法院认为，本案原告愿意许可其专利，原告没有实施专利，这些现象足以说明，如果不发布禁令，原告不会受到不可挽回的损害。

最高法院认为，一审法院不发布理由的理由，过于宽泛，传统的衡平原则四要素，并不包括这样宽泛的理由。某些专利权人，例如大学和研究机构，更愿意许可他人使用其专利技术，而不愿意自己实施专利技术，原因自己实施的很多困难，其不能克服。这样的专利权人面对侵权行为，也会提出禁令请求，其请求，应根据衡平原则的四要素审查。而按照一审法院的宽泛理由，这样的专利权人，不能得到禁令保护，这是不可想象的。

最高法院认为，二审法院否定一审法院的逻辑，但理由却是：一旦认定了专利侵权，自动发布永久禁令，是普遍原则；不发布禁令的情况只是例外，出现于非常极端情况。在这方面，一审法院原则太宽泛，二审法院原则太狭窄。

最高法院认为，一审、二审法院都没有正确适用有关禁令的衡平原则四要素标准，于是撤销二审法院判决，要求一审法院根据最高法院说明的原则，重新审理。

最高法院同时说明，本案是否最终颁布永久禁令，最高法院并没有明确要求。地区法院应当根据传统的衡平法原则，行使其自由裁量权，认定是否应当发布禁令，然后再依法院审级审查。

美国最高法院看上去虽然并未明确表态，但实际上采用了被告法庭之友的辩论意见。

注释：

1一般来说，"法庭之友"可以区别为几种不同群体：

(1) 特别的利益组织与贸易组织；

(2) 其他类似案件中的当事人；

(3) 政府机构或政府官员；

(4) 受诉讼影响的个人， 但不是诉讼案件当事人；

(5) 法学教授或在专门领域执业的律师；

(6) 全国、各州或地方律师协会。

"法庭之友"可以发挥不同的作用。包括：

(1) 检讨政策问题；

(2) 提供案件案卷之外的信息；

(3) 提供更有吸引力的辩护意见；

(4) 为自由裁量性的审查提供支持意见；

(5) 对当事人的诉讼意见提供补充意见；

(6) 对某一特殊立场观点提供支持；

(7) 帮助修正某一判决；

(8) 设法限制不利判决和期待中的判决的影响。

法庭之友的意见，根据规定应包含这样部分：

(1) 法庭之友对案件的利害关系的说明；

(2) 意见摘要；

(3) 意见内容；

(4) 结论。

以上全文引自妇女观察网http://www.womenwatch-china.org/article.asp?id=679