一是要确立法官在查明技术事实方面的主导作用。专利案件突出的特点就是技术性强，复杂的技术问题导致案件的审理难度较大，审理周期较长，而查明包括技术事实在内的案件事实，是正确审理专利案件的前提和基础。通过对我庭2015年二审改判发回案件的梳理，我们发现，七成以上的被改判发回的专利纠纷案件均涉及到技术事实未查明的情形。由于全市知识产权法官多数不具有理工知识背景，在查明技术事实方面缺乏有效的手段，甚至主观上出现畏难情绪。

我们认为，应当充分发挥法官在查明技术事实方面的积极作用，既要注意通过诉辩双方的对抗来帮助查明案件事实，鼓励当事人及其代理人就案件所涉及的技术事实充分举证并通过庭审程序充分说明，并注意听取对方当事人的意见，在当事人的对抗中固定均无异议的技术事实，查明双方当事人有争议的技术事实；又要鼓励当事人通过提交产品实物及模型、制作及展示PPT等方式，充分说明案件所涉及的技术问题；还要注意对复杂技术问题应当多进行现场勘验、专家咨询，必要时可以依法委托鉴定，同时还应当注意积极发挥专家辅助人、技术调查官在查明案件事实方面的辅助作用。

二是要积极探索并发挥技术调查官职能作用。建立技术调查官制度，是为了解决专利、技术秘密、计算机软件等技术类案件中由于技术性和专业性较强而带来的技术事实查明难问题。知识产权法院自2015年11月正式启用技术调查官以来，对技术调查官制度在技术类案件中的适用进行了卓有成效的探索。根据知识产权法院制定的《技术调查官工作规则（试行）》的规定，技术调查官参与庭审，就案件所涉及的技术事实问题发表意见，同时列席合议庭的评议并就技术问题发表意见，其出具的技术审查意见置于卷宗副卷，不接受当事人及代理人的查阅。

应当说，技术调查官在帮助法官查明案件技术事实方面取得了较好的效果，但技术调查官制度是一项全新的诉讼制度，既要充分发挥技术调查官帮助法官查明案件技术事实方面的积极辅助作用，又要注意不能对技术调查官形成过分依赖。技术调查官仅是对诉讼活动提供辅助，仅就技术事实方面的问题提供支持，不能就是否侵权，技术特征是否相同、等同，技术方案是否具有新颖性、创造性，说明书公开是否充分，权利要求是否得到说明书的支持等法律问题发表意见，否则就会出现裁判权的转移问题。另外，司法改革的大方向是公开公正，对技术类事实当事人往往各执一词，技术调查官的意见应当客观中立，知识产权法院要注意探索技术调查官意见的当事人质询程序，给全市法院乃至全国法院提供借鉴参考。

2、专利授权确权行政案件中的具体问题

——关于专利法、专利法实施细则、审查指南不同版本的适用问题。法不溯及既往是基本法治原则。我国专利法自实施以来已历经三次修改，相应的专利法实施细则、审查指南也屡经修改并有多个版本，目前还可能用到的审查指南主要有1993版、2001版、2006版和2010版。由于专利法及其实施细则、审查指南的修改对申请人、专利权人的影响较大，有的专利申请的审查过程可能经历了一次甚至数次专利法及其实施细则、审查指南的修改，在专利授权确权行政案件中如何准确适用法律，如何监督专利复审委员会正确适用审查指南，都是司法实践中应当解决的问题。

我们认为，就专利申请文件的修改而言，在提出专利申请时，专利申请人根据申请日施行的法律对申请文件进行修改已经有所预期和信赖。为保障专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖，判断针对该专利申请文件的修改是否合法，无论在专利授权程序还是以后的确权程序中，原则上应适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）施行的专利法及其实施细则。就专利“三性”判断来讲，几个版本变化不大，其他个别章节有局部调整。从近几年案件审理情况来看，绝大部分法官在版本适用问题上没有出现过偏差，个别案件当事人上诉时虽提出了版本适用问题，二审基本上都是以版本不同但条款内容无实质变化、对当事人实体权利未造成损害为由予以维持。但这一问题要引起我们的高度重视，毕竟不同版本的审查指南还是有一些变化的。法条适用是法官的基本功，也是正确裁判的最低要求，大家在办案压力和难度越来越大的情况下更不能犯这种低级错误。

——关于公知常识的举证及限制问题。在专利授权确权行政案件中，对于公知常识的证明责任，审查指南区分了两种情况，在实审和复审程序中，审查员对依职权引入的公知常识负有举证或说明理由的义务；在无效程序中，主张公知常识的当事人要承担举证责任。实践中反映出来的问题是，进入诉讼的专利授权确权案件中，专利复审委员会对依职权引入的公知常识往往没有文献支持，通常仅仅是“说明理由”，这是行政机关“效率优先”的一贯做法，但也是近些年代理人反映比较大的一个问题。我们作为后续程序的司法审查机关，还是要强调行政机关的举证责任，对于那些应当充分说明而未说明、应当举证而未举证、确有可能影响行政相对人实体权利的被诉决定，应当依法予以撤销。应当明确的是，在公知常识的认定上应当严守当事人主张原则，即在当事人未主张公知常识时，法院一般不宜主动引入公知常识。要区分公知常识与《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第68条中规定的“免证事实”。公知常识是各领域技术中，该领域技术人员普遍知晓的技术知识，换言之，公知常识是作为判断主体的本领域技术人员本身就应当具备的知识水平。公知常识具有技术领域的划分，在电学领域的公知常识明显不是化学领域的公知常识。因此，针对公知常识的证据，当事人可以在诉讼中作为补强证据补充提交。

“免证事实”往往涉及一些重大事件、客观规律以及推定事实，可能有一些“免证事实”与技术有关，但毕竟公知常识与“免证事实”是两个不同的概念。实践中，比较麻烦的是专利复审委员会在专利确权程序中依职权引入公知常识而宣告专利无效的情况。一律认可或以违反依请求原则而撤销都是不妥的。我们认为，对于满足听证原则，且公知常识的引入确实能够导致专利权被宣告无效的，应当在判决中指出专利复审委员会依职权引入公知常识违反请求原则，但考虑到行政效率并防止程序空转，法院在个案中予以认可；但是对于未满足听证原则的，应当予以撤销。

——关于试验数据的提交及采信问题。在专利授权确权行政案件中，申请人或者专利权人经常提交试验数据，以证明其专利申请或专利技术已经充分公开，或者具有创造性。对于当事人在授权确权程序中提交的试验数据，专利复审委员会掌握的标准较为严格，引起了申请人及专利权人的较大不满，特别是针对说明书未提供试验证据的案件。根据1993年版审查指南，说明书仅提出了具体的技术方案，但未提供试验证据，而该方案又必须依赖试验结果加以证实才能成立的，应认定该专利不符合专利法关于实用性的规定，即不符合专利法第二十二条第四款之规定。该版指南进一步规定，允许申请人在申请日之后补交试验数据和实施例，以证明发明的效果及其能够实施，这些试验数据和实施例虽然不能写入说明书，但可以作为申请证据放入申请案卷中，供审查员在审查包括实用性在内的专利性时参考。而按照2001年版审查指南，此种情形应被视为不符合专利法关于充分公开的规定，即不符合专利法第二十六条第三款之规定，并删除了1993年版审查指南的上述规定。这里就存在刚才提及的法律适用问题。因此，我们认为，根据1992年专利法、实施细则以及1993年版审查指南申请的专利，专利申请存在未提供试验证据的情形的，在符合1993年版审查指南所述情形下应当允许申请人在申请日之后补交试验数据和实施例，以证明发明的效果及其能够实施。对于创造性判断中专利权人补充提交的试验数据，如果该有益效果在说明书中被明确或含蓄提及，则应当接受该补充的试验数据；如果该有益效果在说明书中未被明确或含蓄提及，则应当不予接受。但是，由于在申请日后补充试验数据可能与专利先申请原则产生矛盾，故需要严格掌握试验数据的补充条件，即相应的技术效果在说明书中必须有所记载，而且该试验数据应当是按照专利申请日之前的现有技术中已知的试验条件和试验方法无需创造性劳动即可得出。

3、专利民事案件中的具体问题

结合最高人民法院刚刚公布的司法解释（二），说明几个问题。

——关于权利要求的选择问题。根据司法解释（二）的规定，当专利具有两项以上权利要求时，权利人在起诉状中应载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求，并规定如果起诉状对此未记载或者记载不明的，经释明仍不明确的，可以裁定驳回起诉。应当注意，该条并非立案条件，不能在立案阶段以原告未明确权利要求为由不予受理。实践中，权利要求的类型较多，许多权利要求的引用关系也非常复杂，根据司法解释精神以及权利要求之间的逻辑关系，原告选择部分独立权利要求和部分从属权利要求应当是允许的，这是原告从保护范围最大化和稳定性角度选择的结果。但从司法实践来看，一些专利权人为寻求对专利权的全面保护，也可能选择全部权利要求，司法解释的上述规定也未规定权利人选择全部权利要求应当如何处理。我们认为，如果权利要求项较少的情况下，一般应当允许权利要求选择全部权利要求，但是，如果权利要求项较多，或者引用关系复杂的情况下，承办法官应当充分行使释明权，积极引导权利人选择合适的权利要求。如果这种情况下权利人仍执意要求选择全部权利要求，可以按照高院2014年《专利侵权判定指南》第2、3条的规定，将独立权利要求作为权利基础，不再对其他从属权利要求进行审理，避免合议庭作无谓的工作。毕竟独立权利要求的专利保护范围最大。无论被诉侵权行为是否落入独立权利要求的保护范围，均无需继续审查是否落入从属权利要求。

——关于“设计空间”在外观设计专利侵权判断中的适用问题。设计空间原本是外观设计专利授权确权案件中考虑的概念，它在本世纪初引入我国的外观设计专利授权确权案件时，曾饱受争议。反对的声音认为设计空间的概念低估了人类的创造能力，但设计空间最终还是在外观设计专利授权确权案件中占领了一席之地。司法解释（二）规定在外观设计专利侵权案件中也要考虑设计空间，这对外观设计专利侵权判断将会产生何种影响，还有待观察和总结。目前我们很少在民事案件中碰到适用设计空间判断外观设计是否相同相近似的案例，但相信随着新司法解释的实施，很快就会有案件进来。应当明确的是，根据司法解释（二）的规定，设计空间是相同、相近似判断主体，即一般消费者所具有的知识水平。在判断外观设计是否相同或相近似时，应当首先考虑产品的设计空间。对于存在较大设计空间的外观设计，在相同相近似性判断上应当持较为严格的标准；对于存在较小设计空间的外观设计，在相同相近似性判断上应当持较为宽松的标准。这就是说，同样的侵权设计，在设计空间较大时可能被认定为相同或近似的外观设计，而在设计空间有限时可能被认定为不相同也不相近似的外观设计。设计空间的证明需要由各方当事人提交涉案产品的在先设计进行判断，同时要考虑产品的功能、用途。判决书中应当体现或公开法官形成设计空间大小的心证的过程。要注意总结适用设计空间判断是否构成侵权案件的审理思路和作法。

——关于间接侵权的认定问题。司法解释（二）规定了间接侵权，而专利法中所谓的间接侵权也多为“帮助、教唆”行为，应满足侵权责任法第九条的规定。侵权责任法第九条第一款规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”这就是说，专利法中所谓的间接侵权通常应当以直接侵权为前提，间接侵权人与直接侵权人应当构成共同侵权。根据侵权责任法第九条的法理基础，间接侵权人应当具有主观故意，而直接侵权人可以是过失，也可以是故意，均由权利人承担举证责任。另外，专利权人没有证据证明直接侵权人已经被判定构成侵权的，不宜仅将其认定的间接侵权人列为被告，还应当将其认定的直接侵权人与间接侵权人列为共同被告。应当明确的是，除已经被在先生效裁判认定为侵权的直接侵权人可以不列为共同被告外，对于没有被在先裁判认定为侵权的直接侵权人应当与间接侵权人列为共同被告。