“肤专家”、“月夫专家”在第五类“膏剂”等商品上申请注册商标，因缺乏显著性被商标局驳回。然而，在一起商标侵权案件中， “肤专家”标识却获得了商标专用权保护。商标行政授权阶段和司法审判阶段为何对同一商标具有截然不同的观点？被驳回商标又是如何获得商标专用权保护的？

背景资料?

“肤专家”、“月夫专家”在第五类“膏剂”等商品上申请注册商标，因缺乏显著性被商标局驳回。

2008年5月21日，武汉润禾化妆品有限公司在第五类“膏剂”等商品上申请注册第6712492号“肤专家”商标，被商标局驳回。驳回原因为“肤专家”用在指定商品上，仅仅直接表示其功能、品质等特点，故不得作为商标注册。

2016年5月26日，武汉润禾生物医药有限公司（简称武汉润禾公司）在第五类“膏剂”等商品上申请注册第20097414号“月夫专家”商标（备注：此处将肤分为两字月和夫），被商标局驳回。驳回原因为该文字形似“肤专家”用在指定商品上，仅仅直接表示其功能、品质等特点，故不得作为商标注册。

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武汉润禾公司诉他人在“膏剂”商品上使用“肤专家”标识被判侵权?

涉案商品

2013年8月7日，武汉润禾公司经核准注册第10123951号“夫专家”文字商标，核准商品为第5类“膏剂、医用药膏”等，该商标专用权期限为2013年8月7日至2023年8月6日。

2016年6月10日，武汉润禾公司发现侵权人销售的“扶氏堂”牌“肤专家”软膏产品，诉至合肥市中级人民法院。武汉润禾公司指控侵权的“扶氏堂”牌“肤专家”软膏产品，该产品盒式外包装或产品包装上的“肤专家”文字标注对商品本身而言具有标示商品来源的功能，应视为该商品的商标标识，该“肤专家”文字标识与武汉润禾公司享有商标专用权的“夫专家”文字标识读音相同，字义相近，以普通消费者的视角观之，无明显差异，应认定为与涉案注册商标标识相似，很容易使普通消费者与原告使用涉案注册商标的商品产生混淆和误认，属于在相同商品上使用与原告注册商标相似标识的情形，侵犯了原告涉案注册商标专用权，其应承担停止侵权和赔偿损失的民事责任。

一、“肤专家”标识因缺乏显著性被驳回，不能禁止他人使用

我国商标保护制度实行核准注册保护原则，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。

申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。商标法第十一条规定，下列标识不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；……。

商标局通过两份间隔八年的《商标驳回通知书》，认定“肤专家”用在第五类“膏剂”等商品上，仅仅直接表示其功能、品质等特点，不得作为商标注册。

商标局依据第十一条第二项认定“肤专家”标识用在第五类“膏剂”等商品上没有显著性，不得注册为商标。因“肤专家”标识商标专用权人不可能存在，故他人在“膏剂”等商品上使用“肤专家”标识不会侵犯他人商标专用权。

二、不得作为商标注册的标识可否通过相同或近似已注册商标间接获得商标专用权保护？

“肤专家”商标侵权案件中，合肥市中级人民法院在进行侵权判定时，首先判定“扶氏堂”牌“肤专家”软膏产品上，“肤专家”标识与“夫专家”标识构成近似商标，属于在相同商品上使用与武汉润禾公司注册商标相似标识的情形，易导致相关公众混淆误认，从而依据商标法第五十七条第二项判定侵权人在软膏产品上使用“肤专家”标识侵犯了武汉润禾公司第10123951号“夫专家”商标专用权。其次再判定“肤专家”标识是否具有显著性，是否仅表示功能品质等特点，是否为通用名称。且在论证“肤专家”标识显著性时，仅进行了一般论述及消极性否定意见陈述。如侵权方举证武汉润禾公司和武汉润禾化妆品有限公司就“肤专家”、“月夫专家”在第5类商品上申请注册商标被驳回的事实，与“肤专家”是该类商品的通用名称或商品名称无关，也不能够否认侵权人使用在商品之上的“肤专家”文字是标示商品来源的商标的功能。与《商标法》第十一条第二款：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”的证明标准相悖。该判例的出现，开辟了商标获得显著性的第二条道路，即如存在先注册近似商标，则不具有显著性的不得作为商标注册的标识自动获得显著性。显然，该推理极易被推翻。

笔者认为，司法审判阶段依据《商标法》第57条第二项对注册商标予以近似保护时，应当与行政授权程序相同，需对侵权标识可注册性予以充分论证，即侵权标识是否具有显著性，是否包含不得作为商标使用的标志，相同商品上是否有在先相同商标专用权等。

一个长达8年在行政授权阶段不能获得授权的标识“肤专家”，在司法审判阶段却借力注册商标“夫专家”获得了商标专用权保护，商标局和法院对同一标志的认定出现不同结果，恰是《商标法》第57条第二项惹的祸，免去了武汉润禾公司经使用获得显著性的证明责任，值得深思。