商业秘密侵权纠纷案件的审理思路与侵权认定探析——以（2017）京73民终110号民事判决为研究对象（之一）

2017-08-16冯晓青教授知识产权司法保护

冯晓青（中国政法大学知识产权法研究所所长、教授、博士生导师；中国知识产权法学研究会副会长）

摘要：商业秘密侵权纠纷案件的审理，首先应确认涉案商业秘密的权属，在确认商业秘密属于原告所有的前提下才有必要进一步审理侵权是否存在。同时，在认定侵害商业秘密是否成立之前，有必要查明要求保护的商业秘密是否符合法定条件。在解决了权属和对象适格性问题之后，认定被告是否侵害涉案商业秘密才建立在牢固的基础之上。如果忽视涉案商业秘密的权属和在法律上的适格性，就会导致错案发生。因此，司法实践中商业秘密侵权纠纷案件审理思路值得高度重视。

关键词：商业秘密侵权纠纷；商业秘密归属；侵权认定；损害赔偿

一、问题的提出

（2017）京73民终110号民事判决，是关于青岛某铁道技术有限公司（下称青岛某公司或原告）诉北京某铁道技术有限公司（下称北京某公司或被告）等商业秘密侵权纠纷的二审判决。该案原告主张的涉案商业秘密基于《合作协议》而应由被告享有，但一、二审法院均在未对商业秘密权属问题进行全面查实和深入论证基础上，直接根据原告的主张认定商业秘密属于原告，直接认定原告主张的商业秘密符合法定要件，仅根据一审司法鉴定中两个技术点与被告涉案专利技术具有同一性而认定被告构成侵害商业秘密，并且在原告对于损害赔偿额未提供任何证据的情况下直接参照专利法规定的法定最高赔偿额计算。

本案反映了法院在商业秘密侵权纠纷案件审理思路和实体问题认定上的重大瑕疵，亟待总结，以规范商业秘密侵权纠纷案件审理，公平地维护双方当事人的合法权益。由于商业秘密侵权纠纷与其他侵害知识产权案件相比还有一个比较特殊之处，就是一旦法院判决赔偿50万元以上，被告将面临刑事指控。本案即如此。在二审判决之前个月，原告就急切地向北京市某公安分局以侵犯商业秘密罪为由进行了刑事举报，尽管当时原告还拿不出可以构成刑事犯罪的证据，[[i]]但当天就被该局受理。二审判决2个月后，该公安分局即进行了刑事立案。在法院认定侵权可以构成刑事责任的情况下，理应更加慎重地认定被告是否构成商业秘密侵权以及构成侵权前提下的赔偿金额的认定。然而，令人不解的是，二审法院对于一审法院判决中完全不考虑权属问题和涉案商业秘密适格性问题，全盘予以维持原判，并且对于二审中上诉人北京某公司提交的足以改变一审判决定性的新的关键证据不予认定，不通过开庭审理就径直判决维持原判，驳回上诉。因此，本案判决为研究如何正确地审理商业秘密侵权纠纷案件提供很多值得探讨之处。本文不揣疏浅，拟以该案判决作为考察对象，探讨商业秘密侵权纠纷案件的审理思路和侵权认定，以就教于同仁。

二、基本案情[[ii]]

2008年5月4日，齐某、颜某等人发起成立青岛某公司，公司法人代表为颜某。2010年2月5日，青岛某环保科技有限公司（齐某为实际控制人[[iii]]）申请“纵向枕轨和减振轨道系统”实用新型专利和发明专利，专利申请号分别是ZL201020116820.4、201010111952.2.后实用新型专利和发明专利申请均已被授权，并被无偿转让给青岛某公司。2011年1月25日，青岛某环保科技有限公司通过PCT就“纵向枕轨和减振轨道系统”申请国际专利，公布号为WO2011/095090A1。

该专利未对青岛某公司以外的公司许可使用。2011年3月4日，青岛某公司全资子公司北京某公司成立，公司地址为北京市朝阳区某大街,法定代表人为唐某，注册资本500万元。“纵向枕轨和减振轨道系统”主要科研资源落户于青岛某公司。

2011年4月25日、9月6日、11月23日，青岛某公司先后向无锡某公司提供《纵向轨枕式尺寸图》、《端模孔位置图》、《纵向轨枕模具要求参考图》等技术资料，并委托其加工生产相关模具，双方约定模具图纸的知识产权归青岛某公司所有。青岛某公司委托无锡某公司做模具拖欠110万元款项后由北京某公司支付。

2011年12月24日，齐某、尹某、北京振华三方签订《合作协议》，一致同意将北京某公司作为新平台用于相关资源整合，并约定三方股份分别为33%、33%、34%。协议签订后，三方按照协议约定对北京某公司法定代表人、股东结构、注册资本等进行了变更。关于《合作协议》，一审北京市海淀区人民法院还查明与认定的事实如下：

该协议载明：三方同意将甲方拥有的“纵向轨枕和减振轨道系统”技术及与之相关的所有技术资源和项目资源统一整合到一个新的业平台上进行市场开发和运作，用较快的速度将技术成果转化为经济价值和企业利润。甲方投入到新企业平台的资源为现有的、但不限于纵向轨枕技术专利和PTC的所有权、商标、科研资质、试验段业绩、在履行合同（统称“技术项目”），这些资源经估价后按本协议的约定享受权利和义务。对甲方公司的库存及纵向轨枕技术生产经营中发生的应收账款、应付账款等处置依协议三方商定的合意执行。三方一致确定，将北京某公司作为新企业平台（简称目标公司），法定代表人变更为商某，公司注册地变更为北京市海淀区某路。目标公司的注册资本为1000万元。目标公司的经营业务为“纵向轨枕技术”专利及相关技术的后续改进，轨道交通相关新技术的研发及其推广应用。本协议签订后甲方转让的技术项目等各项权属均变更至目标公司名下，为目标公司所有。诉讼中，齐某与北京某公司均认可上述协议中的目标公司系北京某公司。齐某称纵向轨枕技术发明人系齐某，依据上述协议，该专利技术及相关项目均已经移交给北京某公司。[[iv]]

2012年2月23日，青岛某公司按照《合作协议》约定，将其所拥有的纵向轨枕和减振轨道系统的实用新型专利ZL201020116820.4，纵向轨枕和减振轨道系统发明专利申请第201010111952.2号转让给北京某公司。

2011年12月22日至2013年7月12日期间，北京振华依据三方协议先后向齐某、北京某公司、青岛某公司等人转账829万元用于支付合同约定的技术转让费。

2012年2月，青岛某公司退出北京某公司。

2012年3月后，郭某入职北京某公司。

2013年4月26日，北京某公司向国家知识产权局申请名称为

“一种用于模制纵向轨枕的模具”的实用新型专利，申请号201320220263.4，并于2013年10月9日获得授权。北京市海淀区人民法院对该专利进一步认定情况如下：

专利说明书摘要显示：一种用于模制纵向轨枕的模具，包括底模、内侧模、端模和连接在底模两侧的外侧模，所述端模分别与底模、外侧模连接，且与相邻的内侧模组相配合，所述内侧模设置在底模、端模和外侧面形成的空腔内，包括多个拼接在一起的内侧模组；所述底模还设置有模制纵向轨枕安放扣件的凸台的模区，且所述模区的位置设置为三维可调节。本实用新型采用活动式的连接方式，利用不同类型但构造相似的纵向轨枕的突出部及联接件与突台三维可调来提供根据本实用新型的模型，从而可以使用根据本实用新型的纵向轨枕的模型来模制至少两种不同尺寸型号的纵向轨枕，改进了模型的通用性。[[v]]

2013年，青岛某公司认为，郭某在其不知情情况下入职北京某公司，并同北京某公司等人共同作为发明人申请涉案专利，违反保密协议等侵害了其商业秘密；北京某公司明知涉案技术秘密为郭某违法获得，与郭某共同披露了其技术秘密，侵害了其技术秘密；被告的行为给其造成了重大经济损失，故将郭某、北京某公司等诉至北京市海淀区人民法院。

在一审中，被告向法院提交了破坏原告提出的涉案商业秘密技术秘密点“非公知性”（秘密性）的在先专利文献和专业杂志等资料。同时，一审中法院组织了由专业司法鉴定机构进行司法鉴定。该鉴定结论指出：原告归纳的涉案商业秘密五个技术秘密点，与被告涉案专利相应的技术特征相比，其中第1、3、5不具有同一性，2、4具有同一性。期间，被告申请就涉案商业秘密的非公知性进行司法鉴定，但未被法院同意。

2016年4月30日，北京市海淀区人民法院做出（2014）海字第7239号民事判决书。该判决认为：青岛某公司委托无锡某公司加工涉案模具制作的图纸（简称“涉案图纸”）为青岛某公司的技术秘密；郭某在到北京某公司任职后的两年内对青岛某公司的技术秘密负有保密义务；北京某公司涉案专利与青岛某公司涉案技术秘密构成部分同一性，北京某公司的行为构成侵权。北京某公司应当停止侵权并承担侵权责任，商某、郭某、徐某、岳某作为涉案专利发明人，与北京某公司承担连带责任。一审法院判决北京某公司赔偿原告经济损失一百万元，商某、郭某、徐某、岳某承担连带责任。

北京某公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉，请求撤销原判，改判上诉人不构成侵害商业秘密。其主张的事实与理由主要有：第一，依据上诉人与被上诉人之间的合同约定，被上诉人所拥有的全部技术已转让至上诉人，被上诉人无权再以其拥有的相关技术对抗上诉人。第二，原审被告之一郭某实际一直在上诉人北京某公司工作，并不存在其违背保密和竞业禁止义务跳槽到上诉人的事实，原审判决对此认定错误。第三，被上诉人没有证据证明其主张的技术秘密不为公众知悉，原审判决对于被上诉人的技术秘密的认定存在事实和法律错误。第四，被上诉人没有证据证明原审被告郭某接触过被上诉人主张构成技术秘密的枕轨模具图纸，原审法院对此事实认定错误。第五，被上诉人主张的商业秘密仅有两个技术点与上诉人申请的专利具有同一性，且该两个技术点均为在先专利所公开，已构成公知领域的技术，不能作为技术秘密受到保护。原审法院关于上诉人的技术构成侵犯被上诉人的技术秘密的认定错误。第六，原审法院关于判赔一百万元人民币损害赔偿额的认定缺乏事实依据。[[vi]]

原审被告郭某主张：青岛某公司与无锡某公司之间签署的模具委托加工合同已转让至上诉人北京某公司，北京某公司是向无锡某公司支付110万元款项而非“垫付”。本案一审被告郭某并未接触青岛公司主张商业秘密的模具图纸，所接触的均为轨枕产品图纸。本案郭某不存在跳槽行为。本案中被上诉人所主张的技术秘密按双方协议约定已转让至上诉人，被上诉人对其不具有权属，被上诉人青岛某公司主张的商业秘密已被在先文献所公开，不具有秘密性，被上诉人青岛某公司主张的商业秘密已不具有保密性，被上诉人主张的商业秘密与上诉人的专利不具有同一性，上诉人申请并公开的涉案专利不构成对商业秘密侵权，原审法院认定的一百万元赔偿额缺乏法律依据，应依法予以纠正。原审法院在未进行公知性鉴定的前提下直接进行同一性鉴定，违反了司法鉴定的一般准则，本案原审中鉴定人未出庭接受质证，其鉴定结论不应作为本案认定事实的依据。综上，原审判决认定事实不清，适用法律错误，请求法院撤销原审判决，改判驳回青岛某公司的诉讼请求。[[vii]]

青岛某公司则辩称：根据《合作协议》及《专利转让合同》的相关约定，被上诉人转让给上诉人的技术仅为纵向轨枕和减振轨道系统技术，不包含“模制纵向轨枕的模具”技术。模具技术为被上诉人的商业秘密，应当予以保护，模具技术符合商业秘密构成要件中的不为公众所知悉，模具技术符合商业秘密构成要件中的采取了保密措施。郭某违背保密义务。北京某公司、郭某、商某、徐某、岳某侵犯我司商业秘密构成事实。上诉人的侵权行为给被上诉人带来了巨大经济损失。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回上诉人的全部上诉请求，维持原审判决。[[viii]]

在二审期间，上诉人北京某公司先后向法院提交了公开审理申请书和采用技术调查官申请书，但均未获得法院同意。鉴于一审中司法鉴定并未就同一性与非公知性（秘密性）的关系进行阐明与认定，上诉人认为同一性不等于秘密性，需要先就一审中原告归纳的涉案技术秘密点是否具有非公知性进行查实与认定，于是在提供破坏涉案商业秘密技术秘密点的在先专利文献和相关专业文献的基础之上，上诉人北京某公司申请北京某知识产权司法鉴定中心就一审中司法鉴定关于涉案专利技术与商业秘密第2、4技术秘密点具有的同一性从是否具有非公知性角度进行司法鉴定。该司法鉴定中心做出的司法鉴定结论部分指出：技术秘密点中说明文件中的技术信息2、4，能够由模具图纸得出的技术特征在2013年4月26之前已为公众所知悉。二审期间，上诉人还向法院提交了新的抗辩理由，具体体现于上诉人委托代理律师多次提交的律师代理词和补充代理词中。

二审期间，法院先后组织了由上诉人代理律师和被上诉人代理人参加的法庭谈话2次。但是，被上诉人青岛某公司委托代理人王某虽主张系被上诉人员工，由于未提交足以证明其取得公民代理资格的证明材料，在法庭谈话中被提示需要补充材料提交给法院，但王某一直未能提交完整的适格的材料，最终在二审判决书中被认定其诉讼主体资格不适格。但是，其在两次谈话和以委托代理人提交的书面材料中提出的核心观点均在二审判决中被采纳，包括按照《合作协议》规定被上诉人转让给上诉人的技术并不包括涉案商业秘密，被上诉人不是《合作协议》当事人，因为其没有在该协议上盖章。2017年5月22日，北京知识产权法院未经正式开庭即做出二审判决：驳回上诉，维持原判。

[[i]]一审判决认定被告商业秘密侵权成立并判决被告赔偿原告100万元。由于被告上诉，该判决不发生法律效力。

[[ii]]根据一、二审认定的事实、当事人提交的《合作协议》等证据概括。包括《合作协议》在内的更加具体的本案事实，将在案例分析部分继续介绍与说明。

[[iii]]《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第（三）项规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”。

[[iv]]参见北京市海淀区人民法院（2014）海民初字第7239号民事判决。

[[v]]参见北京市海淀区人民法院（2014）海民初字第7239号民事判决。

[[vi]]参见北京知识产权法院（2017）京73民终110号民事判决。

[[vii]]参见北京知识产权法院（2017）京73民终110号民事判决。

[[viii]]参见北京知识产权法院（2017）京73民终110号民事判决。

（未完待续）