产品上市前如何进行商标风险评估

2017-05-21来源：中华商标杂志，作者：杨明刘凡

　　一个新产品的上市，往往伴随着一个新品牌的诞生。这个新品牌能否顺利推广、传播并占领市场，不但取决于经营者的商业运作实力，同时也取决于这个品牌的使用是否有侵权风险，能否成功注册为商标。

　　现实中，我们已看到不少因受制于商标纠纷而影响企业经营发展的案例——“嘀嘀打车”被迫更名为“滴滴打车”、“陌陌”因商标侵权诉讼导致IPO上市被延迟、苹果公司被迫向深圳唯冠支付6000万美元的“IPAD”商标转让费、新百伦公司（NEWBALANCE）遭遇9800万的商标侵权一审天价赔偿……这些不断发生的案例在不断地警示我们：作为企业的经营者和IPR，企业产品上市前的商标风险评估尤为重要。

　　要做好产品上市前的商标风险评估，应充分考虑哪些风险？从上述案例来看，如果产品上市就被他人主张权利，无论结果如何，都可能会对企业经营造成不利影响，因此侵权风险是应该首要考虑的范畴。其次，应考虑新品牌（商标）能否成功注册为商标的风险，毕竟商标是连结消费者与经营者最重要的媒介，经营者不但希望拥有一个让消费者很容易记住并便于传播的商标，而且更希望这个商标成为独家使用，从而以合法的方式实现对商业符号的垄断，在一定范围内排除他人竞争，获得更大的市场份额，而注册商标正符合这一商业需求。如果经营者大力推广、使用的新品牌（商标）无法取得注册，无法阻止他人使用，那必然会影响整体的经营策略。

　　因此，一份全面、及时并准确的商标风险排查评估报告，首先应该分析商标使用的侵权风险，预测产品上市后是否会被别人提出的权利主张；其次要有效评估商标确权风险，预测商标注册成功的可能性；最后，也是最重要的，基于上述两点分析，为企业提供切实有效的解决方案。

　　实践中，具体应该如何开展产品上市前的商标风险评估，笔者以一份商标风险评估报告的基本框架来进行演示：

　　一、侵权风险分析评估

　　（一）侵犯在先商标权的风险评估

　　1.确定新产品所属的核心商品/服务及其所属类别（群组）。

　　2.确定新产品上拟使用的商标标识。

　　3.检索该核心类别（群组）上是否有相同或近似商标：若无，则结论为不存在侵犯在先商标权的风险；若有，则进入第4点。

　　4.分析商标近似程度，查询该在先商标的实际使用情况，并综合各种因素评估在先商标权利人主张侵权的可能性和行政司法机关认定侵权的可能性。

　　（二）侵犯其他权利的风险评估

　　1.侵犯在先著作权的风险

　　拟使用的商标标识是否使用了需要付费的字体库（是否付费）；

　　拟使用的商标标识是否委托第三方设计，是否有效解决了著作权的归属和使用风险。

　　2.侵犯其他在先权利的风险

　　是否存在侵犯在先字号权、在先姓名权等其他法律风险。

　　二、确权风险分析评估

　　（一）商标确权风险

　　1.禁用条款分析（分析是否存在违反《商标法》第10条，即欺骗性和误认、不良影响等条款的可能）。

　　2.禁注条款分析（分析是否存在违反《商标法》第11条，即通用名称、直接描述产品特点、其他缺乏显著特征等条款的可能）。

　　3.相同近似条款分析

　　确定新产品所属的核心商品/服务及其所属类别（群组）；

　　检索该核心类别（群组）上是否有相同或近似商标；

　　根据检索结果分析拟使用商标与在先商标的近似程度以评估被驳回的可能性。

　　（二）配套权利确权风险

　　域名、字号、关联商品类别商标等配套权利的确权风险分析。

　　三、应对方案

　　基于上述风险分析及评估，针对相应的法律风险提出解决方案，解决方案包括但不限于购买/撤销/无效宣告/适当调整使用形式/洽谈共存/换标等等。

　　特别应注意的是，此处的应对方案一定要围绕经营者的商业需求来设计，而非单纯地指出商标不能使用或不能注册。同时，应对方案考虑的核心要点并非仅仅是法律风险，而应该在经营者的经济利益与法律风险之间寻求最佳的平衡。

　　以上为产品上市前的商标风险评估报告应包括的大致内容，当然，在实践中还需要根据不同经营者的实际需求和场景进行增删。总之，商标风险排查就是分析和预测可能发生的情况，结合经营需求有效地进行防范和布局，以保障经营活动的正常开展。

　　在如今纷繁快速的信息化社会，选择越来越重要，这也使得商标的地位越来越重要。新经济时代给经营者提供了更多的机遇，在这种环境下新产品和新企业也将不断涌现，新的品牌将有更大的可能在短期内迅速传播并拥有知名度，笔者相信随着商标品牌意识的提升，将会有越来越多的企业选择在新产品上市、新品牌推广前做好商标风险评估，从而通过品牌实现更大的商业价值。